El alcance de la comparación de la técnica anterior en la infracción de patentes de diseño

por Dennis Crouch

La apelación pendiente en Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 2021-2299 (Fed. Cir. 2022) plantea una serie de preguntas importantes sobre la ley de patentes de diseño, incluida una cuestión de primera impresión del alcance del "estado de la técnica de comparación" disponible para el análisis de infracción del observador ordinario en Egypt Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc) y su predecesor clave Smith v. Whitman Saddle Co, 148 US 674 (1893). Desde la diosa egipcia, el Circuito Federal ha otorgado una importancia renovada al "artículo de fabricación" reclamado, pero no en la parte de comparación del análisis de infracción.

En 2021, el Circuito Federal emitió la decisión de patente de diseño importante, aunque breve, In re SurgiSil, LLP, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021). En SurgiSil, el tribunal sostuvo que el artículo de fabricación en particular mencionado en las reivindicaciones no debe ignorarse, ni siquiera con fines de anticipación. El implante labial cosmético de SurgiSil tiene una forma notablemente similar a muchos otros cilindros de dos puntas. Como ejemplo, la imagen de arriba muestra el implante labial SurgiSil (abajo) comparado con un muñón de mezcla de la técnica anterior (arriba) vendido por Blick.

La PTAB consideró anticipada la afirmación de SurgiSil, pero el Circuito Federal se revirtió, sosteniendo que un muñón difuminado no anticipa un implante de labios.

Los abogados de patentes de servicios públicos están familiarizados con la decisión de Schreiber que permite el uso de arte no análogo para rechazos anticipados. In re Schreiber, 128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997)("si una referencia es arte análogo es irrelevante para si esa referencia anticipa"). De alguna manera, Schreiber podría verse como una intención con SurgiSil. En realidad, aunque las dos decisiones encajan bien juntas y SurgiSil no hizo una regla de patente de diseño especial ni rechazó a Schreiber. Más bien, Surgisil simplemente interpretó la afirmación en cuestión como que requería un implante de labios y luego descubrió que un implante que no era de labios no satisfacía esa limitación de la afirmación. Señalaré que SurgiSil fue la apelación de un solicitante de patente de la USPTO. El caso fue devuelto a la USPTO hace 10 meses y aún no se ha emitido la patente. Espero que el examinador ahora haya rechazado la afirmación por razones de obviedad.

SurgiSil, junto con la decisión anterior del tribunal en Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019), otorga un nuevo peso al "artículo de fabricación" reclamado. Una pregunta abierta es cómo debería desarrollarse este enfoque en el análisis de infracción bajo Egypt Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en pleno).

El alcance de una patente de diseño se determina típicamente por su artículo de fabricación mencionado y la realización individual que se muestra en los dibujos. Un diseño acusado no tiene que coincidir exactamente con los dibujos. Más bien, lo que hacemos es preguntar si un "observador ordinario" sería engañado de que el diseño acusado es el diseño patentado. Diosa egipcia. Antes de hacer la comparación, se supone que el observador ordinario debe familiarizarse con el estado de la técnica (si se plantea la cuestión). El estado de la técnica se utiliza para ayudar a medir el alcance de las reivindicaciones. Si no existe un estado de la técnica remotamente similar, entonces el observador común le dará un alcance más amplio al diseño patentado; por otro lado, cuando el estado de la técnica es bastante similar al diseño patentado, el alcance de la patente será limitado. Cabe señalar que la comparación del estado de la técnica solo se utiliza a instancias del infractor acusado, por lo que el problema surgirá estratégicamente solo cuando el acusado tenga pruebas de un estado de la técnica muy similar.

la pregunta abierta : ¿En qué estado de la técnica debemos fijarnos al hacer una comparación? Esa pregunta está ante el tribunal en Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 2021-2299 (Fed. Cir. 2022) (pendiente ante el Circuito Federal). En el caso, el infractor acusado (Seirus) tenía una comparación precisa del estado de la técnica, el único problema es que las referencias se obtuvieron de artículos dispares de fabricación muy lejos del supuesto "material reflectante de calor" de Columbia. El caso es potencialmente grande debido al recurso de devolución de ganancias disponible en los casos de patentes de diseño. 35 USC 289 ("[el infractor] será responsable ante el titular [de la patente] en la medida de la ganancia total [del infractor]"). Y, podríamos esperar un fuerte potencial de que una decisión aquí en el lado de la infracción se refleje y también se aplique en cualquier análisis de obviedad.

He escrito antes sobre la demanda de Columbia v. Seirus que involucra la capa interior reflectante (pero permeable al agua) que ambos usan para forrar su equipo para clima frío. La patente de diseño de Columbia nº D657.093 reivindica el “diseño ornamental de un material reflectante del calor” como se muestra en los dibujos. Como puede ver en las Figuras 1 y 2 a continuación, el diseño muestra un diseño similar a una ola, que el inventor (Zach Snyder) dice que se inspiró en su época de vivir en Arizona y ver espejismos de ondas de calor que se elevaban desde el suelo.

El producto de Seirus es similar y usa un diseño de onda/ondulación. Los primeros productos de Seirus carecían de marca, pero Seirus luego agregó su nombre de marca a los diseños para promocionar su marca y evitar confusiones. Si ha visto estos diseños en revestimientos de ropa, proviene de la marca Seirus. Aunque Columbia tiene la patente, la compañía inicialmente lanzó su producto usando un diseño pixelado (cubierto por una patente de diseño separada) y luego decidió no adoptar la ola para evitar confusiones con Seirus.

En el juicio, al jurado se le mostraron imágenes de la patente así como del producto acusado para que realizara la prueba del observador ordinario. El análisis de infracción de la diosa egipcia también requiere la consideración del estado de la técnica. Seirus presentó algunas referencias visualmente cercanas, incluida una patente de utilidad de 1913 que cubre el revestimiento interior del neumático. (Fig. 5 a continuación del documento US 1.515.792). El tribunal limitó el alcance de la técnica anterior de comparación a solo telas para la comparación de la diosa egipcia. Esa patente de neumático se permitió porque la capa interna tenía forma de tela.

En el juicio, el jurado se puso del lado del acusado Seirus y encontró que no se había infringido la patente.

Ahora, en la apelación, el titular de la patente argumenta que el análisis de infracción del estado de la técnica ("comparación del estado de la técnica") debería estar limitado por el artículo de fabricación declarado de la patente. Si el tribunal de Columbia hubiera limitado la comparación del estado de la técnica a solo aquellos que muestran "material reflectante al calor", todo habría sido excluido. Sin embargo, el tribunal de distrito admitió el estado de la técnica de artes no relacionadas y luego fue más allá al impedir que Columbia le pidiera al jurado que rechazara la comparación no relacionada del estado de la técnica. La idea básica para limitar la comparación del estado de la técnica se deriva de las mismas nociones expresadas por el Circuito Federal en SurgiSil y Curver Luxemburgo: las patentes de diseño no cubren diseños desnudos sino diseños "para un artículo de fabricación". 35 USC 171. Y esa parte de la ley relativa al "artículo de fabricación" debe permanecer al frente de todas las doctrinas de patentes de diseño. En Egypt Goddess, la patente cubría el "diseño ornamental para un pulidor de uñas" y todas las referencias comparativas de la técnica anterior también eran pulidores de uñas. 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008). Asimismo, en Whitman Saddle, la patente de diseño en cuestión estaba dirigida a un "diseño para una silla de montar", y el estado de la técnica utilizado en comparación también era una silla de montar. 148 US 674 (1893). Sin embargo, el tribunal de distrito de Columbia se negó a limitar la comparación del estado de la técnica únicamente al mismo artículo de fabricación. El tribunal de distrito llegó a la conclusión de que tal fallo importaría indebidamente demasiada funcionalidad al derecho de patente de diseño: las patentes de diseño cubren la forma, no la funcionalidad.

En mi opinión, la propuesta de Columbia de una limitación estricta del artículo de fabricación es demasiado restrictiva porque no refleja la perspectiva de un diseñador ni de un observador ordinario y porque ofrece la oportunidad potencial de engaño indebido en la redacción de las reivindicaciones. Como regla de derecho alternativa, el titular de la patente sugiere que el alcance de la comparación del estado de la técnica se limite a los artículos que son el mismo artículo de fabricación o "artículos lo suficientemente similares como para que una persona con conocimientos ordinarios busque esos artículos para sus diseños". proviene de Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1997) y se utilizó para definir el alcance del estado de la técnica para una prueba de obviedad en lugar de comparar el estado de la técnica para el análisis de infracción. Sin embargo, parece tener más sentido que se considere el mismo alcance del estado de la técnica tanto para la evidencia como para el análisis de la infracción, aunque la evidencia es desde la perspectiva de un diseñador experto y la infracción se ve desde el punto de vista del observador ordinario (es decir, el consumidor).

Yo diría que incluso el enfoque alternativo más amplio de Columbia es demasiado estrecho. En la patente reivindicada de Columbia, las imágenes (abajo) muestran el uso del material como forro interior para varias prendas de vestir, así como también como forro exterior para un saco de dormir. Para mí, tendría sentido que un observador normal pudiera ser engañado por otros forros de ropa que usan la misma onda, incluso si no es "reflectora de calor"; y, por lo tanto, que se debe permitir que un jurado considere esos productos como estado de la técnica de comparación en el análisis de infracción de la diosa egipcia. Desafortunadamente para Columbia, mi noción más amplia de la técnica anterior de comparación hace que su caso sea difícil ya que al menos una de las referencias de comparación mostradas al jurado era el patrón de onda utilizado como revestimiento exterior de una chaqueta impermeable, US5626949, y todas las referencias son algunas forma de tela. Además, de alguna manera, Columbia abrió la puerta a un ámbito muy amplio de comparación de la técnica anterior al incluir la Figura 1 (que se muestra arriba) que reivindica el material como un patrón aparte de cualquier aplicación en particular (como las que se muestran en otras figuras).

Existen dos mecanismos procesales principales para limitar el alcance de la comparación del estado de la técnica. (1) excluir el estado de la técnica de la consideración como irrelevante; (2) permitir que el jurado considere la evidencia, pero permitir que las partes también presenten evidencia sobre la medida en que el estado de la técnica podría influir en el observador ordinario o en el artesano experto. Todos estos son temas en los que la gente ha trabajado repetidamente (y continúa discutiendo) con respecto a la validez y la obviedad en las patentes de utilidad, pero siguen sin decidirse en el contexto de infracción de patentes de diseño posterior a la Diosa egipcia. El escrito de apelación hace tres preguntas particulares al respecto:

Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc. (Fed. Cir. 2022) (escrito inicial del apelante).

Ahora hablemos del logotipo. . La figura de arriba podría ser la prueba clave de todo el caso. La figura muestra el diseño de Seirus con una superposición de la Figura 2 de la patente de Columbia. Como puede ver, las ondas encajan casi perfectamente (después de cambiar un poco el tamaño). Un análisis detallado puede encontrar otras diferencias en las ondas, pero la diferencia visual clave es el logotipo repetido de Seirus.

La importancia de esos logotipos fue un elemento clave de la apelación anterior en el caso. Columbia Sportswear NA, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 942 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2019) (Columbia I) El principal precedente de LA Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F .2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1993) indica que un imitador no puede escapar de la infracción de patente de diseño al etiquetar productos con un nombre comercial diferente. (Imágenes de la patente de LA Gear y del infractor acusado a continuación). En Columbia I, el Circuito Federal distinguió a LA Gear al explicar que el precedente "no prohíbe que el investigador considere un logotipo ornamental, su ubicación y su apariencia como una entre otras posibles diferencias entre un diseño patentado y uno acusado". Identificación. Más bien, el logotipo debe considerarse por su "efecto de todo el diseño". Identificación. (Citando a Gorham).

En el segundo juicio, Seirus dedicó algún tiempo a centrarse en los logotipos como elementos de diseño importantes y eso bien pudo haber marcado la diferencia para el jurado. En particular, Seirus proporcionó evidencia de que los logotipos estaban dispuestos y diseñados de forma decorativa para ser tanto ornamentales como para llamar la atención. Además, los logotipos se utilizan para romper la ola para que la gente no se hipnotice. En otras palabras, los logos eran más que simples etiquetas. Aún así, en la apelación, Columbia ha pedido a la corte de apelaciones que aborde estos temas una vez más en forma de objeciones a las instrucciones del jurado:

Lea los escritos:

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Ver todas las publicaciones de Dennis Crouch →